Førsteinstansdomstolens konklusjon var at merket ikke hadde opparbeidet det nødvendige særpreget (eller distinktivitet) i EU. I Norge eier og selger Mondelez (tidligere Kraft Foods) den tradisjonsrike norske kjekssjokoladen Kvikk Lunsj. Selv om EU-varemerker ikke har noen direkte bindende effekt i Norge, er avgjørelsen likevel interessant ettersom det blant annet ville påvirket adgangen til å lovlig selge Kvikk Lunsj i EU.
EUIPO (European Union Intellectual Property Office) innvilget i utgangspunktet Nestlés EU-varemerkesøknad for dets tredimensjonale kjennetegn i 2006 for følgende varer: Søtsaker, bakervarer, bakverk, kjeks, kaker og vafler. Året etter inngav Cadburry Schweppes, nå kjent som Mondelez UK Holdings & Services (heretter “Mondelez”), et innsigelseskrav med påstand om at registreringen var ugyldig. I 2012 avviste EUIPO Mondelez’ innsigelse og begrunnet dette med at Nestlés merke hadde opparbeidet den nødvendige distinktiviteten gjennom bruk i EU.
Utilfreds med avgjørelsen fremmet Mondelez krav overfor EUs førsteinstansdomstol, som konkluderte med at EUIPOs vurdering var uriktig – det aktuelle merket hadde ikke opparbeidet distinktivitet i heleEU. Nestlé hadde nemlig ikke tilstrekkelig bevist at merket hadde det nødvendige særpreget i Belgia, Irland, Hellas og Portugal.
Både Nestlé, Mondelez og EUIPO anket avgjørelsen til EU-domstolen. På den ene side mente Nestlé og EUIPO at det ikke var noe krav om at innehaveren må bevise innarbeidelse i hver enkelte EU-stat separat, og at førsteinstansdomstolens tolkning er inkompatibel med EU-varemerkers enhetlige karakter og det indre markeds eksistens. Mondelez, på den annen side, argumenterte blant annet for at det ikke var tilstrekkelig å innarbeide merket i en større del av EU, det måtte også ha særpreg i hver enkelte medlemsstat.
EU-domstolen avviste Nestlés anke. Først og fremst i henhold til art. 169 i EU-domstolens prosessreglement, som begrenser ankepåstanden til oppheving av førsteinstansens dom. I nærværende anke krevde Nestlé en omgjøring av dommens premisser. I forhold til selve innarbeidelsesspørsmålet understreker EU-domstolen at art. 7(3) i EU-forordning nr. 207/2009 (“Varemerkeforordningen”) tillater registreringen av merker som gjennom bruk har opparbeidet det nødvendige særpreget i forhold til de aktuelle varer og tjenester som følger av søknaden.
EU-domstolen presiserer at dette ikke betyr at det er noe beviskrav om innarbeidelse ved bruk i hvert enkelt EU-land, men kun for de land hvor merket i utgangspunktet ikke hadde noe særpreg, f.eks. land som fra tidligere av har lignende eller tilsvarende produkter på markedet. Om dette er tilfellet vil det ikke være tilstrekkelig å kun vise til at merket har fått (eller hadde) særpreg i en vesentlig del av EU. Søkeren må også bevise at merket i de resterende medlemslandene, hvis marked og omsetningskrets klart kan adskilles fra de øvrige medlemsstatene, enten har iboende særpreg, eller har opparbeidet særpreg gjennom bruk.
EUIPOs avgjørelse var dermed uriktig da den la til grunn at merket var innarbeidet i EU, uten å ha foretatt den nødvendige vurderingen av om det hadde innarbeidet særpreg gjennom bruk i medlemslandene Belgia, Irland, Hellas og Portugal. EU-domstolens avgjørelse har sin bakgrunn i at et EU-varemerke vil gi innehaveren beskyttelse i samtlige EU-land. Dersom det skulle vise seg at merket ikke har opparbeidet seg det nødvendige særpreget i f.eks. Belgia, vil man dermed kunne komme i den situasjonen hvor innehaveren har enerett på det konkrete merket, uten at innehaveren har gjort den nødvendige investeringene som tilsier slik beskyttelsesverdighet.