Det aktuelle legemiddelet eies av GlaxoSmithKline AS (“GSK”), og ble lansert i 1999 som den første typen kombinasjonspreparat for astma- og KOLS-medisiner. Pasienter puster inn preparatet gjennom tørrpulverinhalator (kalt Diskus) eller sprayaerosol. Frem til 2014 var preparatet patentbeskyttet, hvoretter konkurrerende legemiddelprodusenter fikk anledning til å produsere og selge sine egne generiske versjoner.
En slik produsent av generiske medikamenter er danske Sandoz A/S, som sammen med Novartis Norge AS (sammen “Sandoz”) i mars-april 2014 lanserte astma- og KOLS-inhalatoren Airfusal Forspiro på det norske markedet. Airfusal er Sandoz’ generiske versjon av GSKs Seretide. Forspiro er navnet på Sandoz’ tørrpulverinhalator, og er dets egne versjon av GSKs Diskus.
Det er både funksjonelle og designmessige forskjeller mellom Diskus og Forspiro. Begge inhalatorene er imidlertid farget lilla. Sandoz primære begrunnelse for valget av fargen er at det i praksis var etablert en uformell fargekode som skiller mellom forskjellige hovedtyper medisiner brukt i inhalasjonspreparater for astma- og KOLS-pasienter. Tradisjonelt ble slike inhalatorpreparater farget blått for anfall, oransje/brun for betennelsesdemping, grønn for preventiv bruk, og lilla for kombinasjoner av disse.
Kort tid etter lanseringen av Airfusal Forspiro begjærte GSK midlertidig forføyning mot markedsføringen i henhold til markedsføringslovens bestemmelser om produktetterligning og god forretningsskikk (§§ 30 og 25). Oslo byfogdembete tok ikke begjæringen til følge, og GSKs påfølgende anke ble omsider trukket. GSK inngav stevning ved Oslo tingrett den 28. oktober 2014 med blant annet krav om forbud mot markedsføring og salg av Airfusal Forspiro ved bruk av lilla farge. GSK fikk ikke medhold, og Borgarting lagmannsrett opprettholdt avgjørelsen. I anken til Høyesterett endret GSK innarbeidelseskravet fra å dekke fargen lilla generelt, til to konkrete nyanser av fargen: Pantone 2587C (“mørk lilla”) og Pantone 2573C (“Sandoz lilla”).
I sin avgjørelse konkluderer Høyesterett innledende at Sandoz’ lilla ikke kan være innarbeidet varemerke for GSK da fargen aldri var brukt på GSKs produkter. Det var imidlertid ingen fundamentale hindre for oppnåelsen av en innarbeidet varemerkerettighet i konkrete farger. Varemerkeloven § 3 krever at de nyanser som påstås innarbeidet som varemerker, ikke bare må være godt kjent, men må også være godt kjent som noens særlige kjennetegn. Varemerkeloven § 14 om merkers registrerbarhet vil ha betydning for dette spørsmålet. Merket kan ikke registreres dersom det utelukkende består av tegn som angir varens art, mengde eller andre egenskaper ved denne. Også disse skrankene kan forseres, dersom markedsføringen er så intens at merkets karakter får en annen betydning enn som en generisk betegnelse.
I forlengelsen av dette bekreftet Høyesterett sine tidligere uttalelser i Gule Sider (Rt-2005-1601) og Pangea (HR-2016-1993-A) om relevansen av EU-domstolens og øvrige EU-organers, herunder European Union Intellectual Property Office (“EUIPO”), praksis ved vurderingen av varemerkeinnarbeidelse. Slik praksis skal vektlegges i fravær av uttrykkelig norsk særregulering. Dette skal altså gjelde selv om vilkårene for innarbeidelse av varemerker ikke omfattes av varemerkedirektivet.
Vurderingen av innarbeidelsesgraden skal knyttes opp mot hvordan den relevante omsetningskretsen antas å oppfatte merkebruken. I denne forbindelse måtte Høyesterett først vurdere om fargen lilla var blitt en beskrivende farge for såkalte kombinasjonspreparater. Under bevisførselen ble det fremmet flere argumenter, de viktigste av disse var at fargekoder for astmapreparater siden 1970-tallet hadde blitt brukt for å visuelt beskrive produktets formål, funksjon og styrkegrad. Det ble vist til flere faktiske eksempler på bruk, samt diverse publikasjoner som omtalte bruken av fargekoder. De aktuelle fargene var blå for anfallsmedisin og rød, oransje og brun for betennelsesdempende steroider. Lilla ble ikke brukt før GSK introduserte kombinasjonspreparatet i 1999. Seretide Diskus leveres i dag i både blå, oransje/brun, grønn, og lilla for å differensiere mellom formål og funksjon.
Høyesterett argumenterte at GSKs fargebruk indikerer at man “ved introduksjonen av Seretide ikke primært hadde som siktemål å etablere lilla som en farge som skulle identifisere virksomheten, men at det ble tatt sikte på å utvide fargekoden til å omfatte lilla som farge for kombinasjonsmedisin.” Ved at “bruk av fargekoder kan tjene en viktig funksjon som veileder for brukere, vil dermed bidra til å styrke friholdelsesbehovet på det aktuelle området.” At GSK tidligere hadde brukt flere lillanyanser bidro til å gi et inntrykk av at GSK ikke hadde hatt noen “bevisst innarbeidelse av et særlig kjennetegn for Seretide.”
I vurderingen av de motstridende interessene mellom GSKs opparbeidede goodwill, og hensynet for friholdelsesbehovet, skal opparbeidet goodwill tillegges mindre vekt “der det innarbeidede kjennetegn bare vil ha begrenset betydning for kjøpers beslutningsprosess” (vår kursivering).
Hvem var således kjøper,eller den relevante omsetningskretsen? GSK fremla flere markedsundersøkelser hvor primært leger og farmasøyter, men også i noe grad pasienter, fikk spørsmål som var relevante for vurderingen av lilla som innarbeidet varemerke for GSKs Seretide. GSK argumenterte for at det måtte være leger og farmasøyter som var den relevante omsetningskretsen, da det var disse som velger hvilket legemiddel som skal foreskrives. Det er uansett forbudt å markedsføre legemidler mot pasienter. På den annen side argumenterte Sandoz at det faktisk er pasienter som “deltar i beslutning om valg av legemidler på dette området.”
Høyesterett vurderte dette slik at “spørsmålet blir hvem som direkte eller indirekte kan influere på den enkelte kjøpsbeslutning.” Da medikamentene i det “vesentlige brukes av pasienter med en kronisk lidelse [som utvilsom vil] ha en særlig interesse i valg av medikamenter”, må pasienter anses som en naturlig del av omsetningskretsen. Denne konklusjonen forankres i to EU-domstolsavgjørelser (C-371/02 Björnekulla og C-412/05 Travatan). Leger, farmasøyter og pasienter skal ikke anses som forskjellige omsetningskretser, da disse er aktører i samme marked som heller ikke er geografisk avgrenset, og “innrømmelse av særrett overfor den ene gruppen [vil] praktisk sett virke som en særrett for all markedsføring overfor omsetningskretsen.”
Fremfor å gå nærmere inn på den aktuelle kunnskapen som var målt ved undersøkelsen, konkluderer Høyesterett at disse neppe ville være tilstrekkelige for innarbeidelse av varemerkerett. Undersøkelsene sier nemlig ikke noe “om i hvilken utstrekning deltakerne har oppfattet fargebruken som et særlig kjennetegn for én produsent. Undersøkelsene sier noe om hvor mange som forbinder lilla inhalatorer med en bestemt leverandør, men dette gir, slik denne saken for øvrig ligger an, ikke noe grunnlag for å slutte at lilla oppfattes som et varemerke.” Det var ikke noe holdepunkter for at deltakerne i undersøkelsene slutter fra at produktet er lilla til at GSK er produsent.
At en assosierer lilla med Seretide eller Diskus er følgelig ikke det samme som at lilla skal oppfattes som et særlig kjennetegn for det aktuelle medikamentet. I den sammenheng uttaler Høyesterett at også den aktuelle undersøkelsesmetodikken var lite egnet. De fremlagte resultatene kunne, etter Høyesteretts syn, “like gjerne skyldes kunnskap både om fargebruk og om hvilket selskap som produserer det aktuelle medikamentet.” Det er generelt uproblematisk å kartlegge kunnskap om bruk av merket, men det vil være “mer problematisk å avklare om den som har kunnskap om merkebruken og at merket kan knyttes til en leverandør, dermed også har oppfattet merket som et særlig kjennetegn.”
Konkrete markedsundersøkelsesmetoder, så som den tyske trestegsmetoden, vil ikke nødvendigvis være av primær relevans såfremt metoden ikke gir svar på de særlige spørsmål som saken reiser. Det er ikke relevant at GSK la til grunn metoden som var brukt i Gule Sider-avgjørelsen, da den ikke ble funnet å være tilfredsstillende i nærværende sak. I alle tilfelle vil markedsundersøkelser kun inngå som ledd i den samlede bevisvurdering.
Dommen illustrerer viktigheten av å etablere en tydelig varemerkestrategi tidlig i kommersialiseringsprosessen, og kontinuerlig overvåke konkurrenters eventuelle misbruk. Det ville vært lettere å innarbeide en konkret farge for det aktuelle produktet dersom saksøker hadde valgt en farge som ikke var en naturlig blandingsfarge for de allerede etablerte preparatene, samtidig som man gjennomgående hadde brukt en konkret fargenyanse – istedenfor å bruke flere nyanser. Ved vurderingen av varemerkerettslig innarbeidelse vil markedsundersøkelser spille en meget sentral rolle. Det er viktig å følge metodikkpraksis, men dommen illustrerer også viktigheten av å utarbeide en konkret undersøkelse som tar høyde for den enkelte type varemerke og relevante omsetningskrets.