Danske leketøysgigant Lego har siden 2010 hatt en registrert designrett i EU til lekeklossen (på folkemunne og heretter omtalt som «legoklossen») som inntatt nedenfor:
Bildereferanse: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001664368-0006
I 2019, etter innsigelse fra det tyske selskapet Delta Sport Handelskontor, opphevet European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Legos designbeskyttelse. EUIPO mente at samtlige av legoklossens utseendemessige var diktert av produktets tekniske funksjon, som nemlig var å muliggjøre montering og demontering fra resten av klossene i et sett. Hovedregelen i designretten er at det ikke er mulig å få enerett til design som er bestemt av teknisk funksjon.
Lego påklaget avgjørelsen til Underretten (General Court) i EU, som i sak T-515/19 opphevet EUIPOs avgjørelse om å kjenne registreringen ugyldig. Saken ble sendt tilbake til EUIPO for ny vurdering, hvoretter EUIPO (og Board of Appeal) besluttet å avvise Delta Sport Handelskontors innsigelseskrav. I tråd med Underrettens vurdering, konkluderte EUIPO Board of Appeal at det ikke var anledning til å kjenne designregistreringen ugyldig som følge av at designen var omfattet av særunntaksregelen for modulsystemer, jf. Rådsforordning (EF) nr. 6/2002 av 12. desember 2001 om EF-design art. 8(3).
Som svar på dette brakte Delta Sport Handelskontor i 2022 en ny sak for Underretten med påstand om at EUIPO Board of Appeals nye beslutning skulle annulleres. Delta Sport Handelskontor nedla påstand om oppheving av avgjørelsen som rettsstridig etter EU-retten. Ved sin avgjørelse den 24. januar 2024 avslo Underretten klagen.
Underretten presiserte i sin avgjørelse at en designregistrering for modulsystemer kun kan kjennes ugyldig dersom samtlige av dens elementer er ekskludert fra beskyttelse. I praksis betyr dette dermed at samtlige elementer må være bestemt av en teknisk funksjon. I dette tilfellet var seks av de syv designelementene bestemt av slik teknisk funksjon. Det siste elementet, som gjelder den glatte/jevne overflaten, ble imidlertid funnet beskyttelsesverdig. Konklusjonen ble dermed at hele designregistreringen var gyldig, og at Lego beholder eneretten til å utnytte designen.
Delta Sport Handelskontor anførte også at modulsystemunntaket var feilanvendt på to nivåer. For det første ble det anført at unntaket ikke skulle anvendes på designet som helhet. Ifølge Delta Sport Handelskontor skulle det kun anvendes i forbindelse med sammenkoblingselementene. For det annet ble det anført at det var feil av EUIPO Board of Appeal å pålegge Delta Sport Handelskontor bevisbyrden for nyhets- og individualiseringskravet. Normalt er det innehaveren av designen som har denne bevisbyrden.
Underretten tok først stilling til anførselen om bevisbyrde, hvor den uttaler at det er innsigeren som må sannsynliggjøre at innehaveren av designen ikke oppfyller kravene i art. 8 første og annet ledd, altså elementer av produktutseende som alene er bestemt av produktets funksjon, og elementer som nødvendigvis må reproduseres for at det rent mekanisk skal kunne kobles til et annet produkt.
I likhet med Patentstyret i Norge, undersøker ikke EUIPO (eller Board of Appeal) de materielle sidene ved designsøknader. Det er kun formalia som vurderes. I tråd med art. 85 er det dermed en presumsjon om at registreringen er gyldig, herunder at det er nytt og har individuell karakter, inntil det motsatte er bevist. Som det følger av de respektive bestemmelsene er et design ansett som nytt dersom ingen identisk design har blitt allment tilgjengelig før den dagen da søknaden ble innlevert, og har individuell karatert hvis helhetsinntrykket designet gir den informerte brukeren, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som har blitt allment tilgjengelig før søknadstidspunktet.
Ifølge Underretten ville det ikke være mulig å kreve at innehaveren skal måtte dokumentere at designet var nytt og hadde individuell karakter, ettersom det ville innebære at innehaveren måtte bevise at designet oppfyller de to kravene i relasjon til samtlige tidligere design som var gjort tilgjengelig før søknadstidspunktet. Med andre ord måtte innehaveren ha bevist fraværet av slik tilgjengeliggjøring ethvert slikt design som ville kunne utgjøre registreringshindre i henhold til kravet om at det skal være nytt og ha individuell karakter. Dette ville medført en negativ bevisbyrde, som av sin natur er umulig eller vesentlig vanskelig å fremskaffe. Regelen er dermed at det er opp til innsigeren å sannsynliggjøre ugyldighet, hvoretter innehaveren må fremskaffe motargumenter og bevis. Når Delta Sport Handelskontor ikke hadde sannsynliggjort ugyldighet, så blir konklusjonen at designen er gyldig.
Delta Sport Handelskontor anførte også at EUIPO Board of Appeal konklusjon var feil ettersom man ikke tok høyde for at legokloss-designen var offentlig tilgjengeliggjort flere tiår forut for søknadstidspunktet for den omtvistede designregistreringen, jf. art. 7. Et krav for designregistrering er at designet er nytt, dette nyhetskravet var følgelig ikke oppfylt. Delta Sport Handelskontor hadde ikke fremlagt konkrete bevis for nettopp dette. Det følger imidlertid av art. 63 at EUIPO i saker om ugyldighet kun skal vurdere partenes fremsatte kjensgjerninger og beviser. Delta Sport Handelskontor anførte at denne begrensningen ikke var relevant i denne saken ettersom legoklossdesignen fra tidligere var velkjent. Vi tolker dette som en anførsel om at dette var en såkalt «vitterlig kjensgjerning», som retten kan legge til grunn uavhengig av bevisføringen.
Til dette uttalte Underretten at offentliggjøring av et design innen betydningen av art. 7(1) ikke som sådan utgjør en kjensgjerning innen betydningen av art. 63(1), men resultatet av en
kjensgjerningsvurdering. Konklusjonen ble dermed at det tidligere designet ikke var noe domstolen skulle ta stilling til, uavhengig av om produktet som designen er en del av eller som det relaterer seg til har vært tilgjengelig på markedet over en lengre periode og vil generelt være kjent for den informerte brukeren. Bevisbyrden for dette faller på innsigeren, altså Delta Sport Handelskontor.
Vi mener det er gode grunner for å opprettholde Underrettens resultat i denne saken. Det harmonerer også godt med oppfatningene etter norsk designrettslovgivning- og praksis. Det gjenstår å se om Delta Sport Handelskontor anker saken til EU-domstolen, som vil være øverste instans i denne saken.