Dette må ha kommet som en overraskelse på mange, da Big Mac er en av verdens mest kjente hamburgertyper. EU har vært ett viktig marked for McDonalds i flere tiår og det må kunne antas at de fleste av Europas burgerspisere vil være kjent med Big Mac-produktet. Det populære magasinet The Economist bruker til og med Big Mac som en uformell indikator på kjøpekraften til ulike valutaer i sin årlige “Big Mac Index”.
Så hva førte til at EUIPO slettet varemerket? Svarer ligger i bevisfremleggelsen, eller heller mangelen av bevis, som McDonalds fremla for å bevise at det hadde foreligget reell bruk av varemerket. For at bruken skal anses som reell bruk, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket. Avgjørelsen bør tjene som en sterk advarsel til varemerkeinnehavere om å ikke ta for lett på dokumentasjonskravene.
Ved avgjørelser om at ett varemerke skal slettes, ligger bevisbyrden hos varemerkeinnehaveren for å bevise reell bruk. McDonalds som varemerkeinnehaver, måtte bevise reell bruk av varemerket de fem foregående årene før klagen fra Supermac ble registrert den 11. april 2017. I samsvar med European Union Trade Mark Delegated Regulation (EUTMDR) artikkel 19 nr. 1 sammenholdt med Artikkel 10 nr. 3, måtte McDonalds etablere sted, tid, omfang og art av det omtvistede varemerket for de varene og tjenestene som det var registrert for. Disse vilkårene er kumulative, noe som betyr at varemerkeinnehaveren må gi tilstrekkelig bevis for at alle disse faktorene foreligger for å bevise reell bruk. Som bevis på reell bruk leverte McDonalds inn tre uttalelser signert av representanter fra McDonalds selskaper, sammen med brosjyrer og utskrifter av reklameplakater, utskrifter fra egne nettsteder og en utskrift fra Wikipedia.org. Etter en vurdering av de overnevnte materialene, fant EUIPO bevisene utilstrekkelige for å konkludere at det forelå en reell bruk av varemerket.
Selv om skriftlige uttalelser uttrykkelig er nevnt i European Union Trade Mark Regulation (EUTMR) artikkel 97 nr. 1 bokstav f som bevismiddel, klargjør EUIPO at uttalelser fra de interesserte partene selv eller deres ansatte generelt blir gitt mindre vekt enn uavhengig bevis.
Hoveddelen av bevisene (unntatt Wikipedia-utskriften) stammer fra varemerkeinnehaveren selv, som utskrifter fra McDonalds nettsider, salgsfremmende brosjyrer og emballasje. EUIPO fastslår at verdien av utskrifter fra nettsider som bevis kan styrkes ved statistikk på nettsidetrafikk, og dokumentasjon på at bestillinger er gjort for de aktuelle varene og tjenestene gjennom nettstedet i den aktuelle perioden og i det aktuelle området. McDonald fremla ikke slike bevis. McDonalds ga ikke informasjon om eventuelle bestillinger, og EUIPO kunne derfor ikke etablere en forbindelse mellom nettstedene og eventuelle varer som ble tilbudt eller solgt. EUIPO mottok heller ikke bevis for at emballasjematerialene og brosjyrene levert av McDonalds hadde sirkulert eller at de hadde ført til potensielle eller faktiske kjøp. Videre poengterte EUIPO at det ikke anser Wikipedia som en pålitelig kilde til informasjon, med mindre det støttes av andre uavhengige og konkrete bevis.
EUIPO fant det nødvendig å presisere at det ikke var i stand til å finne reell bruk uten å ty til antagelser eller spekulasjon. EUIPO fastslo at McDonalds fiasko ikke skyldtes noen streng terskel for bevis, men at McDonalds ved mangelfull fremleggelse av materiale ikke klarte å tilstrekkelig bevise reell bruk.
Det er høyst sannsynlig at McDonalds vil vinne tilbake varemerkeretten til “BIG MAC” ved en eventuell ankebehandling dersom de fremlegger mer dekkende bevismateriale.
Selv om å bevise reell bruk ikke er underlagt en høy bevisterskel, må varemerkeinnehavere huske på at vilkårene for tid, sted, omfang og bruk er kumulative, og at de må kunne tilstrekkelig dokumentere alle disse vilkårene for å etablere reell bruk. Manglende evne til å bevise en av de overnevnte vilkårene vil øke sannsynligheten for sletting av retten til varemerket.
Avgjørelsen viser betydningen av å alltid legge ved tilstrekkelig innsatts for å danne ett bevisgrunnlag for at alle kriteriene for reell bruk er tilstede. Avgjørelsen viser også at det er utilstrekkelig å fremlegge utskrift fra Wikipedia som en primærkilde uten støttende bevis. Dette betyr ikke at utskrifter fra nettsider ikke kan være relevante. Relevansen er midlertidig avhengig av fremleggelsen av annen tilhørende bevismateriale, som statistikk på nettsidetrafikk og kjøpstatistikk fra de foregående fem årene.